Beschwerdekammer des EPA erklärt Regel 28(2) EPÜ für außer Kraft gesetzt

In einer aufsehenerregenden Entscheidung hat am 5. Dezember 2018 die Beschwerdekammer 3.3.04 des Europäischen Patentamts Regel 28(2) EPÜ für außer Kraft erklärt, da diese offensichtlich Artikel 53 b) EPÜ widerspräche.

Gegenstand der Beschwerde T 1063/18 war die Anmeldung EP 2 753 168 der Firma Syngenta bezüglich Paprikapflanzen. Diese Anmeldung wurde am 22. März 2018 vom Europäischen Patentamt mit der Begründung zurückgewiesen, dass die Ansprüche 1 und 2 unter den Patentierungsausschluss des Artikels 53 b) in Verbindung mit Regel 28(2) fielen.

Artikel 53 b) regelt den Ausschluss von Pflanzen und Tieren von der Patentierbarkeit. Regel 28(2), die erst 2017 in die Ausführungsordnung aufgenommen wurde, präzisiert diesen Artikel dergestalt, dass „nach Artikel 53 b) […] europäische Patente nicht erteilt [würden] für ausschließlich durch ein im Wesentlichen biologisches Verfahren gewonnene Pflanzen oder Tiere.“

Syngenta legte  Beschwerde gegen die Entscheidung der Prüfungsabteilung ein und argumentierte, dass – insbesondere angesichts der Entscheidungen „Tomate II“ G 2/12 und „Brokkoli II“ G 2/13 der Großen Beschwerdekammer – die neu eingeführte Regel 28(2) im Widerspruch mit Artikel 53 b) stünde. Da gemäß Artikel 164(2) EPÜ die Vorschriften des Übereinkommens Vorrang vor den Vorschriften der Ausführungsordnung haben, müsse Regel 28(2) entweder für nicht anwendbar erklärt oder anders interpretiert werden. Hilfsweise regte Syngenta an, den Fall der Großen Beschwerdekammer vorzulegen.

Nachdem in der vorläufigen Stellungnahme die Beschwerdekammer noch angedeutet hatte, die Beschwerde voraussichtlich zurückzuweisen, entschied sie nunmehr anders. Sie erklärte tatsächlich, dass Regel 28(2) im Widerspruch zu Artikel 53 b) stehe und somit aufgrund Artikel 164(2) unanwendbar sei. Die betreffenden Ansprüche der Anmeldung fielen somit nicht unter den Patentierungsausschluss.

Hinsichtlich der weiteren Prüfung der Patentierbarkeit (Klarheit und erfinderische Tätigkeit) wurde die Sache an die Prüfungsabteilung zurückverwiesen. Die Entscheidungsbegründung ist noch nicht ergangen, wird aber sicherlich intensiv studiert werden.

Diese Entscheidung ist – neben der praktischen Bedeutung für die auf dem Gebiet tätigen Unternehmen – in mehrerer Hinsicht bemerkenswert und dürfte erhebliche Wellen schlagen. Zunächst einmal handelt es sich um den ersten Fall, in dem eine Beschwerdekammer eine Regel des EPÜ für mit dem EPÜ selbst unvereinbar und damit für außer Kraft stehend  erklärt. Des Weiteren widersetzt sich die Beschwerdekammer dem offensichtlichen politischen Druck, der zur Änderung der Regel 28 im letzten Jahr geführt hat.

Vor dem Hintergrund der Entstehungsgeschichte der Regel 28(2) wird zum einen ersichtlich, warum die Beschwerdekammer zu einem solchen Ergebnis kommen konnte und welche politische Brisanz sie zum anderen birgt. Regel 28 war seinerzeit als Reaktion auf die Biopatentrichtlinie 98/44/EG in die Verfahrensordnung aufgenommen worden, Regel 26 erwähnt dies ausdrücklich. Allerdings lehnte die Große Beschwerdekammer im „WARF/Stammzellen“-Verfahren G2/06 es ausdrücklich ab, den Europäischen Gerichtshof mit einzubeziehen und verwies auf ihre Unabhängigkeit.

Im Jahre 2015 ergingen nun die bereits erwähnten Entscheidungen G 2/12 und G2/13, welche grundsätzlich Pflanzen, welche mit (auch herkömmlichen) essentiell biologischen Züchtungsmethoden gewonnen wurden, für patentierbar erklärt hatten.

Daraufhin hatte jedoch die EU-Kommission im November 2016 auf eine Anfrage des europäischen Parlaments hin eine Mitteilung veröffentlicht, in der sie erklärte, dass es Intention der Gesetzgeber in der Richtlinie 98/44/EG gewesen sei, derartige Pflanzen und Tiere aus dem Patentschutz auszunehmen. Der Verwaltungsrat des EPA war diesem dann begegnet, in dem genau diese Regel 28(2) in die Ausführungsordnung aufgenommen wurde.

Es scheint unwahrscheinlich, dass es in nächster Zeit zu einer Befassung der Großen Beschwerdekammer in dieser Sache kommen wird. Alle Vorlagen an die Große Beschwerdekammer im Pflanzenzüchtungsbereich der letzten Jahrzehnte sind genau von der Beschwerdekammer 3.3.04 ergangen, die in diesem Verfahren es für unnötig erachtete, die Frage der Großen Beschwerdekammer vorzulegen. Für eine Vorlage des Präsidenten wäre es notwendig, dass eine weitere Beschwerdekammer gegensätzlich entscheidet. Dies ist nicht in Sicht. Somit wird diese Entscheidung wohl auf absehbare Zeit Bestand haben.

Allerdings wird abzuwarten sein, wie sowohl die Exekutivorgane des Europäischen Patentamts, insbesondere der Präsident und der Verwaltungsrat, als auch die EU mit dieser Entscheidung umgehen. Die Wahrscheinlichkeit, dass all dies als offene Provokation empfunden werden wird, ist aber nicht gänzlich auszuschließen und könnte z.B. am Ende zu einer Neufassung der Biopatentrichtlinie führen.