Wann ist eine Priorität vor dem EPA wirksam in Anspruch genommen?

In einem aufsehenerregenden Verfahren hat die zuständige Einspruchsabteilung im ersten Einspruchsverfahren gegen die CRISPR/Cas-Patente des Broad Institute das Patent EP 2 771 468 aufgrund mangelnder Neuheit widerrufen.

Dies resultierte daraus, dass für das Patent, welches insgesamt zwölf prioritätsbegründende US Provisional-Anmeldungen in Anspruch genommen hatte, für die entscheidenden Voranmeldungen die Priorität verwehrt wurde, so dass eine Veröffentlichung durch die Anmelder selbst ihm nun entgegenstand.

Grund hierfür war, dass u.a. ein in den beiden zeitlich ältesten Anmeldungen als Anmelder genannter Erfinder sein Prioritätsrecht nicht an das Broad Institut, sondern an die Rockefeller Universität übertragen hatte – letztere war aber nicht Mitanmelderin der EP 2 771 468.

Unmittelbar nach der mündlichen Verhandlung, welche zunächst auf vier Tage angesetzt war, jedoch am zweiten Tag schon beendet wurde, legte die Patentinhaberin Beschwerde ein, so dass das Verfahren noch nicht beendet ist.

Die grundsätzlich aufgerufenen Fragen sind aber auch unabhängig von diesem kommerziell außerordentlich wichtigen Patent von Interesse, nämlich:

– Richtet sich die Beurteilung, ob eine Priorität wirksam in Anspruch genommen ist, nach nationalem Recht (hier: US- Recht) oder hat das EPA hier selbst die Entscheidungskompetenz?

– Muss für eine wirksame Prioritätsinanspruchnahme einer Anmeldung, welche mehrere Anmelder umfasst, Anmelderidentität oder ggf. eine Prioritätsübertragung aller nichtgenannten Anmelder vorliegen oder reicht auch eine Teilidentität?

– Muss eine derartige Prioritätsrechtsübertragung vor dem Datum der Prioritätsnachanmeldung vorgenommen worden sein?

Der Text der Entscheidung ist noch nicht veröffentlicht – in ihrer Stellungnahme bei der Ladung zur mündlichen Verhandlung äußerte sich die Einspruchsabteilung in allen drei Fragen jedoch recht eindeutig:

–  Schon in der sehr alten Entscheidung J15/80 aus dem Jahre 1981 sei festgelegt worden, dass für die Frage, ob die Priorität wirksam sei, letztendlich das EPA selbst die Entscheidungskompetenz habe.

–  Für eine wirksame Inanspruchnahme ist eine vollständige Identität der Anmelder notwendig bzw. eine entsprechende, vor der Einreichung der Prioritätsnachanmeldung wirksame Prioritätsrechtsübertragung.

Die Frage, ob und wie Prioritäten wirksam sind, stellt sich insbesondere bei US Provisional-Anmeldungen immer wieder, da hier die Erfinder auch die Anmelder sind. Da einige dieser Anmeldungen und die daraus resultierenden Patente sehr wertvoll sind und somit die Frage der Priorität immer wieder in Einspruchsverfahren diskutiert wird, wurden bereits Forderungen erhoben, die Praxis hier zu ändern. Ob und wieweit dies seitens der Beschwerdekammer erfolgen wird und ob vielleicht sogar eine Anrufung der Großen Beschwerdekammer erfolgt, wird abzuwarten sein.

MHP-Partner Dr. Ulrich Storz ist einer von neun Einsprechenden im vorliegenden Fall.